Để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, các cá nhân/doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (United States Patent and Trademark Office – USPTO) hoặc nộp thông qua Hệ thống Madrid (Madrid System) có chỉ định Mỹ.

Cơ sở đăng ký nhãn hiệu tại USPTO (basis for filing)

Đơn đăng ký cần được xác định rõ cơ sở đăng ký:

- Nhãn hiệu đã được sử dụng (Use-in-commerce)

- Có dự định sử dụng nhãn hiệu (Intent-to-use)

- Có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài (Intent-to-use based on existing foreign registration)

- Có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài (Intent-to-use based on pending foreign registration)

Các chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký dựa trên một trong các cơ sở trên hoặc kết hợp các cơ sở để đăng ký nhãn hiệu.

Ví dụ, doanh nghiệp Việt Nam đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và chưa sử dụng thực tế nhãn hiệu tại thị trường Mỹ có thể lựa chọn cơ sử đăng ký là "có dự định sử dụng dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký nước ngoài" hoặc "có dự định sử dụng dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài", và có thể kết hợp với cơ sở "có dự định sử dụng".

Nhãn hiệu dù được đăng ký dựa trên cơ sở nào cũng không ảnh hưởng tới các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu do về bản chất, các cơ sở đăng ký này chỉ khác nhau về trình tự và thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở đăng ký chính xác và phù hợp có thể giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu rút ngắn được thời gian cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình đăng ký.

Vấn đề lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại USPTO

Tại Việt Nam, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký (first-to-file). Ngược lại, quyền sở hữu nhãn hiệu theo pháp luật Nhãn hiệu Mỹ dựa trên cơ sở sử dụng (first-to-use).

Một nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký tại Mỹ hoàn toàn có thể bị từ chối bảo hộ do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được sử dụng hợp pháp (dù chưa đăng ký) tại thị trường Mỹ trước ngày nộp đơn. Do đó, việc thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ, bao gồm cả tra cứu các nhãn hiệu đã được sử dụng thực tế là rất cần thiết.

Một vấn đề khác, đối với tất cả các nhãn hiệu dù được đăng ký trên cơ sở nào, vào thời điểm bắt đầu năm thứ 5 cho đến đầu năm thứ 6 kể từ ngày nhãn hiệu được đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp bản tuyên bố sử dụng (Declaration of use) hoặc không sử dụng (Declaration of non-use) với lý do chính đáng đáp ứng yêu cầu của Luật nhãn hiệu Mỹ. Nếu không thực hiện thủ tục này hoặc thực hiện nhưng không đạt yêu cầu của USPTO sẽ dẫn tới hệ quả là nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực.

Vì vậy, khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, cần hiểu rõ quy định về "sử dụng thực tế trong thương mại" (actual commercial use).

Lựa chọn đăng ký trực tiếp tại USPTO hay đăng ký thông qua Hệ thống Madrid

Việc lựa chọn đăng ký trực tiếp hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid cần được xem xét dựa trên việc cân nhắc giữa các yếu tố như chi phí, thời gian, sự khác biệt về các vấn đề như sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng nhãn hiệu…

Nhìn chung, đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ có thể tiết kiệm chi phí hơn trong một số trường hợp nhất định nhưng cũng có thể gặp phải những khó khăn khác trong quá trình đăng ký. Ví dụ, nếu một nhãn hiệu có thể bị coi là có tính mô tả (descriptive) và dễ bị từ chối bởi USPTO thì nên đăng ký trực tiếp tại USPTO, khi đó, khả năng đăng ký sẽ được mở rộng hơn bởi nhãn nộp trực tiếp có quyền được đăng ký vào sổ đăng ký thứ 2 (Supplemental Register).

Dưới đây là một số nhãn hiệu do LÊ&LÊ đã đăng ký tại Mỹ:

 

Contact Us

LÊ&LÊ
Intellectual Property
Law Firm, LLC

LÊ & LÊ Lawyers

49 Hang Chuoi Street
Hanoi
Vietnam
Tel: +(84-24) 39361314, 39362349
Email: hanoi@lele.vn

465 Ngoc Thuy Street
Hanoi
Vietnam
Email: hanoi@lele.vn